Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym (art. 267 TFUE) dotyczy wykładni art. 5 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, w związku z art. 5 ust. 3 lit. b) i c) tej dyrektywy.

Czy art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 w związku z art. 5 ust. 3 lit. b) i c) tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że osobę nieprowadzącą zawodowo działalności handlowej, która odbiera, wprowadza do swobodnego obrotu w państwie członkowskim i przechowuje towary w sposób oczywisty nieprzeznaczone do użytku prywatnego, które zostały wysłane na jej adres z państwa trzeciego i na których jest umieszczony bez zgody właściciela znak towarowy, należy postrzegać jako osobę używającą znaku towarowego w obrocie handlowym w rozumieniu pierwszego z tych przepisów.

Artykuł 5 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych w związku z art. 5 ust. 3 lit. b) i c) tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że osobę nieprowadzącą zawodowo działalności handlowej, która odbiera, wprowadza do swobodnego obrotu w państwie członkowskim i przechowuje towary w sposób oczywisty nieprzeznaczone do użytku prywatnego, które zostały wysłane na jej adres z państwa trzeciego i na których jest umieszczony bez zgody właściciela znak towarowy, należy postrzegać jako osobę używającą znaku towarowego w obrocie handlowym w rozumieniu pierwszego z tych przepisów.

W dniu 4 kwietnia 2011 r. B, osoba fizyczna zamieszkała w Finlandii, otrzymała z Chin partię 150 łożysk kulkowych. Na tych łożyskach były umieszczone oznaczenia odpowiadające międzynarodowemu znakowi towarowemu INA, którego właścicielem jest A. Po dokonaniu odprawy celnej, odebrał on tę partię towaru ze składu celnego na lotnisku w Helsinkach, gdzie była składowana, a następnie zabrał do swojego miejsca zamieszkania. Kilka tygodni później łożyska zostały przekazane osobie trzeciej w celu wywozu do Rosji. B jako wynagrodzenie za swoje usługi otrzymał karton papierosów i butelkę koniaku.

W postępowaniu karnym o naruszenie wszczętym przeciwko B przed sądem pierwszej instancji w Helsinkach, do którego A przystąpiła z roszczeniem cywilnoprawnym, sąd ten uniewinnił B, ponieważ nie było możliwe wykazanie, że popełnił on przestępstwo umyślne. Sąd ten zakazał B kontynuowania lub powtarzania takich działań i zobowiązał do naprawienia szkody poniesionej przez A oraz zapłaty odszkodowania

B zaskarżył to zobowiązanie do sądu apelacyjnego w Helsinkach. Sąd ten uznał, po pierwsze, że działalność B była w pewnym zakresie równoważna działalności polegającej na składowaniu i tranzycie oraz że celem zainteresowanego nie było osiągnięcie jakiejkolwiek korzyści gospodarczej, a także, po drugie, że otrzymane przy tej sposobności wynagrodzenie nie opierało się na gospodarczym wykorzystaniu towarów w ramach działalności handlowej, lecz było jedynie świadczeniem wzajemnym za składowanie towarów na rachunek osoby trzeciej. W związku z tym sąd apelacyjny uznał, że B nie używał oznaczenia podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego i w konsekwencji orzekł, że żądanie naprawienia szkody i zapłaty odszkodowania zgłoszone przez A nie było zasadne.

Wobec tego faktu A odwołała się od tego wyroku do tamtejszego Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy wskazał, że z orzecznictwa Trybunału nie wynika jasno, czy wielkość korzyści gospodarczej uzyskanej przez osobę prywatną w wyniku zarzucanego naruszenia stanowi istotny element przy ocenie, czy ma miejsce używanie znaku towarowego w obrocie handlowym. Ponadto, o ile jest oczywiste, że art. 5 dyrektywy 2008/95 stosuje się, jeżeli dana osoba używa znaku towarowego w ramach własnej działalności gospodarczej, o tyle istnieje jego zdaniem wątpliwość w tej kwestii, jeżeli osoba ta używa go z korzyścią dla osoby trzeciej. Sąd Najwyższy wskazuje, że w wyroku z dnia 16 lipca 2015 r., TOP Logistics i in. (C‑379/14, EU:C:2015:497), orzeczono, że właściciel składu podatkowego i celnego, który ogranicza się do składowania na rachunek osoby trzeciej towarów opatrzonych oznaczeniem identycznym ze znakiem towarowym lub do niego podobnym, nie używa tego oznaczenia. Zastanawia się on nad kwestią, czy takie orzecznictwo przekłada się w drodze analogii na sprawę taką jak w postępowaniu głównym. Ponadto, Sąd Najwyższy zaznacza, że istnieje niepewność w kwestii, czy możliwe jest uznanie, że ma miejsce przywóz, jeżeli dana osoba ogranicza się do odbioru towarów wysłanych na jej adres, mimo że nie zostały one wysłane na jej zlecenie oraz brak jest innego aktywnego uczestnictwa tej osoby w wysyłce towarów do kraju.

W związku z powyższym Sąd Najwyższy postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z pytaniami prejudycjalnymi.

• Wyrażenie „używanie w obrocie handlowym” oznacza, że na prawa wyłączne wynikające ze znaku towarowego jego właściciel może co do zasady powoływać się jedynie wobec podmiotów gospodarczych, a zatem w kontekście działalności handlowej. Ponadto, jeżeli przeprowadzane transakcje wykraczają – ze względu na rozmiar, częstotliwość lub inne cechy – poza sferę prywatnej działalności, osoba, która ich dokonuje, porusza się „w obrocie handlowym”. (nb 23)
• Okoliczność, że dany podmiot używa oznaczenia odpowiadającego znakowi towarowemu dla towarów, które nie są jego własnymi w tym znaczeniu, że nie posiada on tytułu prawnego do nich, sama w sobie nie stoi na przeszkodzie temu, by używanie to było objęte zakresem stosowania art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95. (nb 27)

Brak

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2008:299:FULL&from=HU

Artykuł 5

1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:
2. a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;
3. b) oznaczenia, w którego przypadku z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.
4. Każde państwo członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionego powodu stanowi nieuprawnione wykorzystanie jego odróżniającego charakteru lub renomy lub jest dla nich szkodliwe.
5. Jeżeli spełnione są warunki określone w ust. 1 i 2, mogą być zabronione, między innymi, następujące działania:
6. a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
7. b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
8. c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
9. d) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.
10. Jeżeli na podstawie prawa państwa członkowskiego używanie oznaczenia zgodnie z warunkami, o których mowa w ust. 1 lit. b) lub ust. 2, nie mogło być zabronione przed datą wejścia w życie przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy 89/104/EWG w danym państwie członkowskim, prawa nadawane przez znak towarowy nie mogą stanowić podstawy do zakazu dalszego używania tego oznaczenia.
11. Ustępy 1–4 nie mają wpływu na przepisy obowiązujące w państwach członkowskich dotyczące ochrony przed używaniem oznaczenia w celach innych niż odróżnienie towarów lub usług, jeżeli używanie tego oznaczenia bez właściwego powodu przyniosłoby nieuzasadnioną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225985&pageIndex=0&doclang=pl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8313379