Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, na podstawie art. 267 TFUE, dotyczą wykładni art. 12 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (dalej: „dyrektywa 2008/95”), złożone przez Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższy sąd krajowy w Düsseldorfie, Niemcy)

Czy art. 12 ust. 1 i art. 13 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że znak towarowy zarejestrowany dla kategorii towarów i składających się na nie części zamiennych, takich jak pojazdy samochodowe i ich części, powinno się uznać za „rzeczywiście używany” w rozumieniu wspomnianego art. 12 ust. 1 w odniesieniu do wszystkich towarów należących do tej kategorii i składających się na nie części zamiennych, jeżeli znak ten był używany w ten sposób jedynie dla niektórych z tych towarów, takich jak drogie luksusowe samochody sportowe, lub wyłącznie w odniesieniu do części zamiennych lub akcesoriów do niektórych ze wspomnianych towarów?

Artykuł 12 ust. 1 i art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że znak towarowy zarejestrowany dla określonej kategorii towarów i składających się na nie części zamiennych powinno się uznać za „rzeczywiście używany” w rozumieniu wspomnianego art. 12 ust. 1 w odniesieniu do wszystkich towarów należących do tej kategorii i składających się na nie części zamiennych, jeżeli znak ten był używany w ten sposób jedynie dla niektórych z tych towarów, takich jak drogie luksusowe samochody sportowe, lub wyłącznie w odniesieniu do części zamiennych lub akcesoriów do niektórych ze wspomnianych towarów, chyba że z okoliczności faktycznych oraz materiału dowodowego wynika, iż konsument pragnący nabyć te towary postrzega je jako niezależną podkategorię w ramach kategorii towarów, dla której dany znak został zarejestrowany.

Czy art. 12 ust. 1 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że znak towarowy można uznać za rzeczywiście używany przez właściciela przy dokonywaniu przez niego odprzedaży towarów używanych, wprowadzonych do obrotu pod tym znakiem towarowym?

Artykuł 12 ust. 1 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że znak towarowy można uznać za rzeczywiście używany przez właściciela przy dokonywaniu przez niego odprzedaży towarów używanych, które zostały wprowadzone do obrotu pod tym znakiem towarowym.

Czy art. 12 ust. 1 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że znak towarowy jest rzeczywiście używany przez właściciela, w przypadku gdy świadczy on określone usługi dotyczące towarów wcześniej sprzedawanych pod tym znakiem towarowym, nie używając jednak tego znaku przy świadczeniu tych usług?

Artykuł 12 ust. 1 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że znak towarowy jest rzeczywiście używany przez właściciela, w przypadku gdy świadczy on określone usługi dotyczące towarów wcześniej sprzedawanych pod tym znakiem towarowym, pod warunkiem że usługi te są świadczone z wykorzystaniem owego znaku.

Czy art. 351 TFUE należy interpretować w ten sposób, że pozwala on sądowi państwa członkowskiego na stosowanie umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 1958 r. lub, w odniesieniu do państw przystępujących do Unii, przed datą ich przystąpienia, takiej jak konwencja z 1892 r., która przewiduje, że używanie znaku towarowego zarejestrowanego w tym państwie członkowskim na terytorium państwa trzeciego będącego stroną tej konwencji należy uwzględniać do celów ustalenia, czy ów znak towarowy był „rzeczywiście używany” w rozumieniu art. 12 ust. 1 dyrektywy 2008/95?

Artykuł 351 akapit pierwszy TFUE należy interpretować w ten sposób, że pozwala on sądowi państwa członkowskiego na stosowanie umowy zawartej między państwem członkowskim Unii Europejskiej a państwem trzecim przed dniem 1 stycznia 1958 r. lub, w odniesieniu do państw przystępujących do Unii, przed datą ich przystąpienia, takiej jak Konwencji między Szwajcarią a Niemcami w sprawie wzajemnej ochrony patentów, wzorów i znaków towarowych, podpisanej w Berlinie w dniu 13 kwietnia 1892 r., ze zmianami, która przewiduje, że używanie znaku towarowego zarejestrowanego w tym państwie członkowskim na terytorium owego państwa trzeciego należy uwzględniać do celów ustalenia, czy rozpatrywany znak towarowy był „rzeczywiście używany” w rozumieniu art. 12 ust. 1 dyrektywy 2008/95, do czasu, gdy któryś ze środków przewidzianych w akapicie drugim tego postanowienia umożliwi wyeliminowanie ewentualnych niezgodności między traktatem a tą umową.

Czy art. 12 ust. 1 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że ciężar dowodu na okoliczność, iż znak towarowy był „rzeczywiście używany” w rozumieniu tego przepisu, spoczywa na właścicielu tego znaku?

Artykuł 12 ust. 1 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że ciężar dowodu na okoliczność, iż znak towarowy był „rzeczywiście używany” w rozumieniu tego przepisu, spoczywa na właścicielu tego znaku.

Ferrari wniosło apelację do Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższego sądu krajowego w Düsseldorfie, Niemcy) po tym, jak sąd niższej instancji nakazał wykreślenie z rejestru znaków towarowych z powodu wygaśnięcia praw do dwóch znaków spółki ze względu na to, że w nieprzerwanym okresie pięciu lat Ferrari nie używało rzeczywiście tych znaków w Niemczech i w Szwajcarii dla towarów, dla których zostały one zarejestrowane.

Wątpliwości sądu pytającego budzi kwestia, czy aby używanie znaku towarowego mogło zostać uznane za rzeczywiste, zawsze musi ono być istotne, mając na względzie, że Ferrari używało spornych znaków towarowych w odniesieniu do drogich samochodów sportowych, które są zazwyczaj produkowane jedynie w niewielkiej liczbie.

Powstało ponadto pytanie, czy rzeczywiste używanie znaku towarowego może wynikać z faktu, że właściciel znaku nadal zapewnia części zamienne i oferuje usługi dla towarów sprzedawanych wcześniej pod tym znakiem towarowym, nie wykorzystując go jednak do oznaczania tych części lub usług.

Sąd pytający zwrócił także uwagę na problem zasięgu terytorialnego używania. TSUE orzekł, że używanie znaku towarowego w Szwajcarii nie stanowi dowodu rzeczywistego używania znaku towarowego w Niemczech. Niemniej zgodnie z orzecznictwem Bundesgerichtshof (federalnego trybunału sprawiedliwości, Niemcy) konwencja niemiecko-szwajcarska w sprawie wzajemnej ochrony patentów, wzorów i znaków towarowych z 1892 r. pozostaje w mocy i powinna być stosowana przez sądy niemieckie z uwagi na art. 351 TFUE.

Sąd pytający wskazuje także, że w postępowaniach głównych nasuwa się również pytanie dotyczące tego, na której ze stron spoczywa ciężar dowodu rzeczywistego używania znaku towarowego.

Wątpliwości poskutkowały skierowaniem pytań do Trybunału.

• Ocena rzeczywistego charakteru używania znaku towarowego powinna opierać się na wszystkich faktach i okolicznościach pozwalających na ustalenie, czy znak był faktycznie wykorzystywany handlowo, w szczególności zaś powinna uwzględniać sposoby korzystania ze znaku uznawane w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione z punktu widzenia zachowania lub wykreowania udziałów w rynku dla towarów lub usług chronionych danym znakiem towarowym, charakter tych towarów lub usług, cechy danego rynku oraz zasięg i częstotliwość używania znaku. (nb. 33)
• Używanie przez właściciela zarejestrowanego znaku towarowego dla części zamiennych stanowiących integralną część towarów oznaczonych tym znakiem może stanowić „rzeczywiste używanie” w rozumieniu art. 12 ust. 1 dyrektywy 2008/95 nie tylko w odniesieniu do samych części zamiennych, lecz również w odniesieniu do towarów oznaczonych wspomnianym znakiem. (nb. 35)
• W przypadku towarów lub usług zebranych w ramach szerokiej kategorii, którą można podzielić na kilka niezależnych podkategorii, należy wymagać, by właściciel znaku towarowego zarejestrowanego dla tej kategorii towarów lub usług przedstawił dowód rzeczywistego używania swojego znaku dla każdej z tych niezależnych podkategorii, w braku czego mógłby on zostać pozbawiony praw do tego znaku w odniesieniu do tych z niezależnych podkategorii, dla których nie przedstawił takiego dowodu. (nb. 38)
• Pojęcie „szczególnego segmentu rynku” nie jest jako takie istotne dla oceny, czy towary lub usługi, w odniesieniu do których właściciel znaku towarowego używał tego znaku, należą do niezależnej podkategorii czy kategorii towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany. Istotne jest jedynie to, czy konsument pragnący nabyć towar lub usługę mieszczące się w kategorii towarów lub usług oznaczanych spornym znakiem towarowym skojarzy z tym znakiem towarowym wszystkie towary lub usługi należące do tej kategorii. (nb. 42-43)
• Jeżeli właściciel danego znaku towarowego przy dokonywaniu odprzedaży towarów używanych faktycznie używa tego znaku towarowego zgodnie z jego podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie identyfikacji pochodzenia towarów, dla których został on zarejestrowany, takie używanie może stanowić „rzeczywiste używanie” owego znaku w rozumieniu art. 12 ust. 1 dyrektywy 2008/95. Znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały już wprowadzone do obrotu na terytorium Unii pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą. (nb. 56, 58)
• Zgodnie z akapitem drugim art. 351 TFUE państwa członkowskie mają obowiązek zastosowania wszelkich właściwych środków w celu wyeliminowania niezgodności istniejących pomiędzy umową zawartą przed przystąpieniem państwa członkowskiego a TFUE. Sąd jest zobowiązany zbadać, czy można uniknąć ewentualnej niezgodności między prawem Unii a daną konwencją poprzez dokonanie – tak dalece jak to możliwe i zgodnie z prawem międzynarodowym – wykładni tej konwencji zgodnej z prawem Unii. (nb. 67-68)
• Z dyrektywy 2008/95 nie można wywodzić, że kwestia ciężaru dowodu rzeczywistego używania w rozumieniu art. 12 ust. 1 w ramach postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku towarowego z powodu nieużywania stanowi przepis proceduralny należący do kompetencji państw członkowskich. Gdyby kwestia ciężaru dowodu na okoliczność rzeczywistego używania znaku towarowego w ramach postępowania w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do tego znaku z powodu nieużywania należała do prawa krajowego państw członkowskich, mogłoby to oznaczać dla właścicieli znaków towarowych ochronę o różnym zakresie, w zależności od obowiązujących przepisów, skutkiem czego określony w motywie 10 dyrektywy 2008/95 cel „takiej samej ochrony na podstawie systemów prawnych wszystkich państw członkowskich”, zakwalifikowany w tym motywie jako „podstawowy”, nie zostałby osiągnięty. (nb. 76-77)
• Zasada, zgodnie z którą właściciel wcześniejszego znaku towarowego jest zobowiązany przedstawić dowód rzeczywistego używania tego znaku, ogranicza się w rzeczywistości do wyrażenia tego, co wynika ze zdrowego rozsądku i podstawowego wymogu skuteczności postępowania. To właściciel kwestionowanego znaku towarowego znajduje się w najlepszym położeniu, aby przedstawić dowód konkretnych działań pozwalających poprzeć twierdzenie, zgodnie z którym znak towarowy był rzeczywiście używany. (nb. 78, 81)

brak

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25)

https://eur-lex.europa.eu/dyrektywa 2008/95…

Motyw 6

Motyw 10

Art. 10

Art. 12

Art. 13

Prawo niemieckie:

Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichenz (Markengesetz) (Ustawa o ochronie znaków towarowych i innych oznaczeń) z dnia 25 października 1994 r.

§ 26 ust. 1

W zakresie, w jakim dochodzenie roszczeń z tytułu zarejestrowanego znaku towarowego lub utrzymanie rejestracji zależy od tego, czy znak towarowy był używany, musi być on rzeczywiście używany w kraju przez swojego właściciela dla towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, chyba że zachodzą uzasadnione powody jego nieużywania.

§ 49 ust. 1 i 3

1. W następstwie złożenia stosownego wniosku znak towarowy zostaje wykreślony z rejestru z powodu wygaśnięcia, jeżeli nie był używany w rozumieniu § 26 w sposób nieprzerwany w okresie pięciu lat następującym po dniu rejestracji. Na wygaśnięcie prawa do znaku towarowego nie można się jednak powoływać, jeżeli po upływie tego okresu, a przed złożeniem wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia, rozpoczęto lub wznowiono używanie znaku towarowego w rozumieniu § 26. Rozpoczęcie lub wznowienie używania w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia, które nastąpiło po upływie nieprzerwanego pięcioletniego okresu nieużywania, nie jest uwzględniane, jeżeli przygotowania do rozpoczęcia lub wznowienia używania zostały podjęte dopiero wówczas, gdy właściciel dowiedział się o możliwości złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia.

(…)

3. W przypadku gdy podstawy stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku istnieją jedynie w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, dla których znak towarowy jest zarejestrowany, wygaśnięcie stwierdza się jedynie w odniesieniu do tych towarów lub usług.

Konwencja między Szwajcarią a Niemcami w sprawie wzajemnej ochrony patentów, wzorów i znaków towarowych, podpisana w Berlinie w dniu 13 kwietnia 1892 r., ze zmianami

Art. 5 ust.1

Niekorzystne następstwa, które zgodnie z prawem krajowym umawiających się stron wynikają z faktu, że znak towarowy lub handlowy nie został wprowadzony do użycia w określonym terminie, nie nastąpią, jeżeli był on używany na terytorium drugiej strony.

http://curia.europa.eu/C-720/18 i C-721/18…