Odwołanie Viridis Pharmaceutical Ltd., w trybie art. 56 Statutu TSUE, od wyroku Sądu Unii Europejskiej, oddalającego skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej o wygaśnięciu znaku towarowego

Oddalenie odwołania Virdis Pharmaceutical Ltd. w oparciu o wykładnię art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (dalej: „rozporządzenie 207/2009”), a ściślej zawartych w tym przepisie pojęć „rzeczywistego używania” i „uzasadnionego powodu nieużywania”, zgodnie z którą pierwsze z pojęć należy rozumieć jako rzeczywiste, faktyczne wykorzystywanie znaku w obrocie handlowym, zgodnie z jego przeznaczeniem, zaś okres pięcioletni dotyczy każdego sektora gospodarczego. W kwestii z kolei drugiego pojęcia Trybunał stwierdził, że na przeszkodzie wygaśnięciu stanąć mogą jedynie uzasadnione przeszkody nieużywania znaku, których istota określona została dotychczasowym orzecznictwem Trybunału.

30 września 2003 roku firma Pharmasan GmBH Freiburg, której następcą prawnym został Viridis Pharmaceutical Ltd., zgłosiła do rejestracji znak towarowy w postaci nazwy słownej „Boswelan”, stanowiącej nazwę leku na stwardnienie rozsiane. Rejestracji tego znaku towarowego dokonał Europejski Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej: „EUIPO”) 24 kwietnia 2007 roku.

Spółka Hecht – Pharma GmBH 18 listopada 2014 roku, działając w oparciu o art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 207/2009, złożyła wniosek do EUIPO  o wygaśnięcie znaku towarowego, w odniesieniu do wszystkich zarejestrowanych przez Viridis towarów. Wydział Unieważnień EUIPO stwierdził wygaśnięcie prawa Viridis Pharmaceuticals Ltd. 26 września 2014 r. Decyzja ta została przez Viridis zaskarżona do Izby Odwoławczej EUIPO, która odwołanie odrzuciła. 30 maja 2016 roku złożona została, przez Viridis, do Sądu Unii Europejskiej skarga o stwierdzenie nieważności decyzji, w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza EUIPO ją odrzuciła. Spółka w skardze sformułowała trzy zarzuty:

– naruszenia przez decyzję Izby Odwoławczej EUIPO art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 207/2009, w postaci uznania niewystarczalności przedstawionych przez Viridis dowodów i okoliczności faktycznych na rzeczywiste używanie znaku towarowego;

– naruszenia przez decyzję Izby Odwoławczej EUIPO art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 207/2009, w postaci niewystarczalności przedstawionych przez Viridis dowodów i okoliczności faktycznych do wykazania uzasadnionego powodu nieużywania znaku towarowego;

– naruszenie przez Izbę Odwoławczą art. 83 rozporządzenia 207/2009, jako naruszenie zasady ochrony słusznych oczekiwań.

Sąd Unii Europejskiej poprzez oddalenie wszystkich zarzutów, oddalił skargę w całości.

Viridis Pharmaceuticals Ltd. złożyło odwołanie od wyroku Sądu Unii Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, formułując zarzut naruszenia art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 207/2009 (obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej; dalej: „rozporządzenie 2017/1001”), w dwóch zakresach: stwierdzenia przez Sąd Unii Europejskiej braku rzeczywistego używania znaku towarowego oraz braku uzasadnionego powodu nieużywania znaku.

• Rzeczywiste używanie znaku towarowego wymaga, by był on używany na rynku dla towarów lub usług nim chronionych, a nie jedynie na wewnętrzne potrzeby zainteresowanego przedsiębiorstwa. Używanie znaku towarowego musi dotyczyć towarów i usług, które są już wprowadzone do obrotu lub których wprowadzenie do obrotu, przygotowane przez przedsiębiorstwo, w celu zdobycia klientów, w szczególności w ramach kampanii reklamowych, jest bliskie.
• Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem produkt leczniczy, który nie został jeszcze dopuszczony do obrotu, nie może być nawet przedmiotem reklamy mającej na celu zdobycie lub zachowanie udziału w rynku. Nie ma zatem możliwości używania znaku towarowego oznaczającego taki produkt leczniczy na danym rynku. Wobec tego rzeczywiste używanie znaku towarowego zarejestrowanego dla danego produktu leczniczego może mieć miejsce tylko wtedy, gdy dla tego produktu zostało wydane PDO.
• Jedynie przeszkody, które pozostają w wystarczająco bezpośrednim związku ze znakiem towarowym, czyniąc jego używanie niemożliwym lub pozbawionym sensu, i zachodzą w sposób niezależny od woli właściciela tego znaku towarowego, mogą być uznane za „uzasadnione powody” nieużywania tego znaku. W odniesieniu do każdego przypadku należy rozważyć, czy zmiana strategii przedsiębiorstwa w celu obejścia określonej przeszkody, czyni pozbawionym sensu używanie danego znaku.
• W świetle motywu 10 rozporządzenia 207/2009 nadawanie zbyt szerokiego zakresu pojęciu „uzasadnionych powodów nieużywania znaku towarowego” byłoby sprzeczne z logiką art. 51 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia.

Macieja Szpunara

http://curia.europa.eu/orzg_C-668/17 P…

Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1)

(https://eur-lex.europa.eu/rozporządzenie207/2009…)

Art. 51 ust. 1 lit. a)  (obecnie 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001)

Wygaśnięcie prawa właściciela [unijnego] znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do [EUIPO] lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia w przypadku gdy w okresie pięciu lat znak towarowy nie był rzeczywiście używany w [Unii] w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, i że [gdy] nie istnieją usprawiedliwione powody nieużywania; jednakże żadna osoba nie może występować z roszczeniem w celu stwierdzenia wygaśnięcia praw właściciela do [unijnego] znaku towarowego, w przypadku gdy w okresie między upływem pięcioletniego terminu i wniesieniem wniosku lub roszczenia wzajemnego rzeczywiste używanie znaku towarowego zostało rozpoczęte lub wznowione; jednakże rozpoczęcie lub wznowienie używania znaku w okresie trzech miesięcy przed złożeniem wniosku lub roszczenia wzajemnego, rozpoczynającym się po upływie nieprzerwanego okresu pięciu lat nieużywania, nie jest uwzględniane, w przypadku gdy przygotowania do rozpoczęcia lub wznowienia używania znaku mają miejsce dopiero wówczas, gdy właściciel znaku dowiedział się, że wniosek lub roszczenie wzajemne mogą być wniesione.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1)

(https://eur-lex.europa.eu/rozporządzenie2017/1001…)

http://curia.europa.eu/C-668/17 P…