TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
Cooper International Spirits i in.
C-622/18
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym (art. 267 TFUE) dotyczy wykładni art. 5 ust. 1 lit. b), art. 10 ust. 1 akapit pierwszy i art. 12 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (dalej: „dyrektywa 2008/95”), złożony przez Cour de cassation (sąd kasacyjny, Francja)
Czy art. 5 ust. 1 lit. b), art. 10 ust. 1 akapit pierwszy i art. 12 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego, którego prawa wygasły po upływie okresu pięciu lat od rejestracji z uwagi na to, że znak ten nie był rzeczywiście używany w danym państwie członkowskim w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, zachowuje prawo do żądania odszkodowania za szkodę poniesioną wskutek używania przez osobę trzecią przed datą wygaśnięcia podobnego oznaczenia dla identycznych lub podobnych towarów lub usług, co skutkowało możliwością pomylenia z jego znakiem towarowym?
Artykuł 5 ust. 1 lit. b), art. 10 ust. 1 akapit pierwszy i art. 12 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych w związku z jej motywem 6 należy interpretować w ten sposób, że pozostawiają one państwom członkowskim możliwość zezwolenia na to, by właściciel znaku towarowego, którego prawa wygasły po upływie okresu pięciu lat od rejestracji z uwagi na to, że znak ten nie był rzeczywiście używany w danym państwie członkowskim w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, zachował prawo do żądania odszkodowania za szkodę poniesioną wskutek używania przez osobę trzecią przed datą wygaśnięcia podobnego oznaczenia dla identycznych lub podobnych towarów lub usług, co skutkowało możliwością pomylenia z jego znakiem towarowym.
Powód w postępowaniu głównym prowadził sprzedaż napojów alkoholowych i spirytusowych. W dniu 5 grudnia 2005 r. dokonał zgłoszenia w Krajowym Instytucie Własności Przemysłowej do rejestracji półgraficznego znaku towarowego SAINT GERMAIN. Znak ten został zarejestrowany w dniu 12 maja 2006 r. Dowiedziawszy się, że Cooper International Spirits dystrybuuje pod nazwą „St-Germain” likier produkowany przez St Dalfour i Établissements Gabriel Boudier, powód wniósł w dniu 8 czerwca 2012 r. powództwo przeciwko tym trzem spółkom do sądu okręgowego w Paryżu o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego przez jego reprodukowanie lub, posiłkowo, imitację.
W równoległym postępowaniu sąd okręgowy w Nanterre we Francji, wyrokiem z dnia 28 lutego 2013 r. stwierdził wygaśnięcie praw powoda w postępowaniu głównym do znaku towarowego SAINT GERMAIN od dnia 13 maja 2011 r. Wyrok ten został utrzymany w mocy wyrokiem sądu apelacyjnego w Wersalu z dnia 11 lutego 2014 r. i w konsekwencji uprawomocnił się.
Mimo to, powód przed sądem okręgowym w Paryżu, podtrzymał swoje żądania dotyczące stwierdzenia naruszenia prawa do znaku towarowego w odniesieniu do okresu poprzedzającego datę wygaśnięcia i nieobjętego przedawnieniem (okresu pomiędzy 8 czerwca 2009 r. a 13 maja 2011 r.). Żądania te zostały w całości oddalone wyrokiem sądu okręgowego w Paryżu z dnia 16 stycznia 2015 r. na tej podstawie, że po dokonaniu zgłoszenia rozpatrywanego znaku towarowego znak ten nie był wcale wykorzystywany. Orzeczenie to zostało następnie utrzymane w mocy wyrokiem sądu apelacyjnego w Paryżu z dnia 13 września 2016 r.
W konsekwencji powyższego powód wniósł skargę kasacyjną od ostatniego z wyroków na tej podstawie, że sąd apelacyjny w Paryżu naruszył art. L 713–3 i L 714–5 kodeksu własności intelektualnej.
Sąd kasacyjny stwierdził, że w rozpatrywanym przypadku chodzi o ocenę naruszenia prawa do znaku przez imitację. Podnosi on, że w świetle orzecznictwa Trybunału, należy zbadać jedynie negatywny wpływ na podstawową funkcję znaku towarowego z uwagi na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
W tym względzie podnosi również, że w wyroku z dnia 21 grudnia 2016 r., Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), Trybunał orzekł, iż art. 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 przyznają właścicielowi znaku towarowego w odniesieniu do rozpoczęcia rzeczywistego używania jego znaku towarowego okres odroczenia, w czasie którego może on powołać się na podstawie art. 9 ust. 1 tego rozporządzenia na prawo wyłączne wynikające z tego znaku w odniesieniu do wszystkich towarów i usług bez konieczności wykazywania takiego używania. Oznacza to, że w tym okresie zakres prawa przyznanego właścicielowi znaku towarowego należy oceniać, mając na uwadze towary i usługi objęte rejestracją znaku towarowego, a nie w zależności od tego, w jaki sposób właściciel mógł używać tego znaku towarowego we wskazanym okresie.
Sąd kasacyjny podkreślił jednak, że sprawa w postępowaniu głównym różni się od sprawy zakończonej wyrokiem z dnia 21 grudnia 2016 r., Länsförsäkringar, w zakresie, w jakim w niniejszym przypadku stwierdzono wygaśnięcie prawa właściciela znaku towarowego ze względu na brak używania tego znaku towarowego w okresie pięciu lat następujących po rejestracji wspomnianego znaku towarowego.
Pojawia się zatem wątpliwość, czy właściciel znaku towarowego, który nigdy go nie wykorzystywał i którego prawa do tego znaku wygasły wraz z upływem okresu pięciu lat przewidzianego w art. 10 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2008/95, może zarzucać, że miał miejsce negatywny wpływ na podstawową funkcję jego znaku towarowego, i w konsekwencji wnosić o naprawienie szkody z powodu używania przez osobę trzecią oznaczenia identycznego lub podobnego w okresie pięciu lat następujących po rejestracji znaku towarowego.
W tych okolicznościach sąd kasacyjny postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału.
- Od chwili upływu okresu pięciu lat następujących po rejestracji unijnego znaku towarowego na zakres tego wyłącznego prawa może mieć wpływ ustalenie – dokonane w następstwie podniesienia roszczenia wzajemnego lub podjęcia obrony co do istoty sprawy przez osobę trzecią w ramach postępowania w sprawie naruszenia – że właściciel w tym momencie jeszcze nie rozpoczął rzeczywistego używania swojego znaku towarowego w odniesieniu do części lub ogółu towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany. (nb. 40)
- Sam brak używania znaku towarowego nie stoi na przeszkodzie przyznaniu odszkodowania związanego z popełnieniem czynów stanowiących naruszenie prawa do znaku, jednak okoliczność ta pozostaje nadal istotnym elementem, który należy wziąć pod uwagę w celu ustalenia istnienia i, w odpowiednim przypadku, zakresu szkody poniesionej przez właściciela, a tym samym wysokości odszkodowania, którego może on ewentualnie dochodzić. (nb. 47)
Giovanniego Pitruzzelli
- Wyrok z dnia 21 grudnia 2016 r., Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25)
https://eur-lex.europa.eu/dyrektywa 2008/95…
Motyw 6
Motyw 9
Art. 5
Art. 10
Art. 12
Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.U. 2004, L 157, s. 45)
https://eur-lex.europa.eu/dyrektywa 2004/48…
Art. 13
Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. U. 2009, L 78, s. 1)
https://eur-lex.europa.eu/rozporządzenie nr 207/2009…
Art. 55
Znaki towarowe; wygaśnięcie prawa do znaku towarowego; naruszenie praw właściciela znaku towarowego; oznaczenie podobne; używanie praw przez osobę trzecią; rzeczywiste używanie znaku towarowego; prawo do odszkodowania